原標題：商標重復(fù)許可使用糾紛的司法裁判

一、問題緣起

      商標權(quán)人甲先與乙簽訂獨占使用許可合同，后甲將商標轉(zhuǎn)讓給不知情的丙，乙繼而又與不知情的丁簽訂獨占使用許可合同。此時，應(yīng)當(dāng)如何確定獨占使用許可權(quán)的歸屬？乙能否起訴要求丁停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失？根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第二款的規(guī)定，商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。2013年8月30日通過的商標法第四十三條第三款亦作了基本相同的規(guī)定。但“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”在上述案例中應(yīng)當(dāng)如何理解和適用，司法實踐中仍存在較大爭議。

      首先，在兩個使用許可人均未進行備案的情況下，如果在先的獨占使用許可權(quán)人對在后的善意第三人提起侵權(quán)之訴，其停止侵權(quán)并賠償損失的訴請能否得到支持？有觀點認為，如果就同一商標的使用權(quán)主張權(quán)利而引起沖突，在先獲取的使用權(quán)應(yīng)優(yōu)于在后獲取的使用權(quán)。因為在先權(quán)利的產(chǎn)生無任何瑕疵（雙方在締結(jié)許可合同時均無過錯）。而在后權(quán)利的產(chǎn)生，則基于商標權(quán)人的過錯（即其違反對在先獨占被許可方的承諾，并對在后獨占被許可方隱瞞了在先合同事實），本身即存在瑕疵。一個無瑕疵的民事權(quán)利與一個有瑕疵的民事權(quán)利發(fā)生沖突，自然前者應(yīng)優(yōu)于后者。至于在后被許可人的責(zé)任承擔(dān)，有的認為在后被許可人僅承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，有的認為可以判令其承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。另有觀點認為，在此情況下，第一和第二被許可人商標使用許可合同均受法律保護，并且由于債權(quán)平等，并無位序關(guān)系，不因先后而異其效力。前后被許可人均不得主張對方無權(quán)使用該商標，前后被許可人可隨時向商標權(quán)人請求履行債務(wù)。

       其次，在后的使用許可進行備案的情況下，其可否對抗在先的使用人，進而要求在先使用許可人停止侵權(quán)、賠償損失？使用許可備案的對抗效力是否僅限于后續(xù)的使用許可，還是應(yīng)該具有溯及力？有人認為，法律明文規(guī)定商標使用許可是非要式合同，并不以備案為生效要件。因此只要合同有效，在先被許可人就已經(jīng)取得了商標的使用權(quán)，他人包括商標注冊人都無權(quán)阻止其使用。如果因為要保護善意第三人的利益而忽視了在先被許可人的利益，則屬于曲解了“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本意。有人則認為，公示對抗力的意義在于“未經(jīng)公示，不能對抗；已經(jīng)公示，可以對抗”。因此，備案的使用許可優(yōu)于未備案的使用許可。法院應(yīng)支持在后備案被許可人的主張，在先被許可人未經(jīng)同意不得使用系爭商標。

二、商標使用許可備案的法律性質(zhì)及其效力

       1.備案是商標權(quán)權(quán)利變動的公示方式

       商標使用許可合同簽訂后，許可人應(yīng)當(dāng)將商標使用許可向商標局備案。備案在很多法律法規(guī)中都有規(guī)定，如房屋出租的，出租人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門進行備案。一般認為，備案更多的是一種行政管理的方式和手段。但商標使用許可備案的目的不僅在于方便商標局對全國商標使用許可情況的管理，更在于對商標權(quán)的權(quán)利變動狀態(tài)向社會進行公示，備案與否將會對被許可人的權(quán)益產(chǎn)生重大影響。

       商標專用權(quán)是一種私權(quán)，也是一種絕對權(quán)。作為私權(quán)，其可以被轉(zhuǎn)讓和使用許可；作為絕對權(quán)，商標專用權(quán)和物權(quán)一樣，無論是權(quán)利的取得、變動、行使與實現(xiàn)都涉及他人和社會利益，攸關(guān)交易的安全與秩序。物權(quán)有公示要求，商標專用權(quán)同樣存在公示的要求。從靜態(tài)的安全而言，要對不特定的第三人施加不得侵害他人商標權(quán)的不作為義務(wù)，首先應(yīng)當(dāng)讓這些第三人知道商標權(quán)的存在，以明晰商標權(quán)的界限和范圍，從而規(guī)范自己的行為，不至于隨時處于可能觸碰他人權(quán)利紅線的不安之中；從動態(tài)的交易安全而言，商標法應(yīng)當(dāng)讓不特定的交易人知悉商標權(quán)權(quán)利變動的情況，從而使交易人形成對商標權(quán)權(quán)利狀態(tài)是否完滿的合理信賴，進而保護交易人正當(dāng)?shù)慕灰最A(yù)期，不至于隨時處于可能被他人追索權(quán)利的焦躁之中。為此，商標法確立了商標權(quán)權(quán)利歸屬的公示和權(quán)利變動的公示制度。前者即商標權(quán)實行注冊取得，商標權(quán)的取得必須進行登記公告。商標權(quán)權(quán)利變動主要包括商標權(quán)轉(zhuǎn)讓和使用許可。轉(zhuǎn)讓注冊商標的，需向商標局核準，并進行公告。許可他人使用注冊商標的，則應(yīng)當(dāng)將使用許可的情況向商標局備案。無論是公告，還是備案，都是商標權(quán)權(quán)利變動的公示方式。

2.商標使用許可實行備案對抗主義

       在物權(quán)法中，物權(quán)公示與物權(quán)變動之間存在著廣泛而深刻的聯(lián)系：一方面物權(quán)公示主要出自于物權(quán)變動的要求；另一方面，物權(quán)公示又反過來影響物權(quán)變動。而正是物權(quán)公示與物權(quán)變動的關(guān)系特別是在物權(quán)公示怎樣影響物權(quán)變動這一問題上，立法上存在截然不同的選擇，即存在公示對抗主義與公示要件主義的二元對立。前者又稱意思主義、合意原則，是指法定的公示方法僅僅是物權(quán)變動的對抗要件，而非物權(quán)變動的發(fā)生要件。當(dāng)事人一旦形成物權(quán)變動的意思表示，即發(fā)生物權(quán)變動的效果，只不過在具備公示手段前，物權(quán)變動的事實不能對抗第三人。后者又稱形式主義，是指未經(jīng)公示，當(dāng)事人之間根本不發(fā)生物權(quán)變動，當(dāng)然更談不上對抗第三人的效力。

       商標使用許可備案的規(guī)定采取的明顯是備案對抗主義，即無備案，不得對抗；有備案，可以對抗。首先，從許可使用權(quán)的獲得看，商標使用許可一經(jīng)簽訂，被許可人通過合同當(dāng)事人的意思表示即獲得了商標使用許可權(quán)，不需要履行備案等公示手續(xù)。例如，對于擅自使用商標的侵權(quán)人，即使商標使用許可未進行備案，獨占被許可人仍然可以自己的名義對侵權(quán)人提起訴訟。其次，從許可使用權(quán)的效力狀態(tài)看，未經(jīng)備案的許可使用權(quán)處于一種效力不圓滿狀態(tài)，即如果商標權(quán)人進行了重復(fù)授權(quán)，即出現(xiàn)了善意第三人，未備案的在先被許可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相關(guān)商標。再次，如果在后的善意第三人對商標使用許可進行了備案，其獲得的使用許可權(quán)便產(chǎn)生了對抗效力，可以對抗包括在先未備案的被許可人在內(nèi)的第三人。如果在后的善意第三人要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標，在先被許可人可以向商標權(quán)人主張相應(yīng)的違約損害賠償責(zé)任，以獲得不能繼續(xù)使用商標的救濟。

       備案對抗主義保護交易安全的同時，亦很好地實現(xiàn)了不同被許可人間的利益平衡。雖然在先被許可人簽訂合同在先，但其沒有按照法律的要求積極進行備案，導(dǎo)致在后的善意第三人對商標權(quán)仍處于完滿狀態(tài)產(chǎn)生了積極的信賴，相信商標權(quán)上不存在任何的權(quán)利變動，進而與商標權(quán)人簽訂使用許可合同。此時，法律保護在后善意第三人對交易的合理預(yù)期，讓具有一定過失的在先被許可人承擔(dān)未備案的不利后果，符合公平正義的理念，實現(xiàn)了靜態(tài)權(quán)利歸屬與動態(tài)交易安全的有效平衡。

三、商標重復(fù)使用許可糾紛的司法裁判思路

       1.被許可人均未進行備案時的處理

       如果兩個被許可人均未對商標使用許可進行備案，按照“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的規(guī)定，一方面，由于在后的被許可人系善意，在先被許可人獲得的使用許可權(quán)對其并不具有對抗效力，即不能對抗在后被許可人繼續(xù)使用相關(guān)商標。此時，不應(yīng)因為在后被許可人未進行備案，而認定其不具有善意。另一方面，在先被許可人當(dāng)然也屬于善意第三人的范疇，在后被許可人同樣也不能要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標。因此，兩被許可人互為善意第三人，都不能對抗對方。那么，誰應(yīng)最終獲得獨占使用許可權(quán)呢？筆者認為，與物權(quán)不同，知識產(chǎn)權(quán)具有非物質(zhì)性和權(quán)利行使非排他性的特點。這決定了此類糾紛的處理可以與“一房二賣”有所不同，并非一定要確定獨占使用許可權(quán)由其中一人行使，而是可以考慮讓不同的被許可人共享商標的使用權(quán)，即二者共存。首先，這種裁判方式保護了善意第三人的信賴利益，維護了商標許可交易的交易安全。在先被許可人不能要求在后被許可人停止侵權(quán)并賠償損失。其次，這種裁判方式兼顧了在先被許可人的利益，雖然在先被許可人事實上變?yōu)榉仟氄嫉?，但其畢竟可以繼續(xù)使用商標。再次，這種裁判方式最大限度懲罰了商標權(quán)人的不誠信行為。與選擇讓一個被許可人獲得獨占使用許可權(quán)不同，共存的裁判方式將讓商標權(quán)人同時對兩個被許可人承擔(dān)違約損害賠償責(zé)任，商標權(quán)人因此受到的損失是最重的。因此，當(dāng)被許可人均未進行備案時，被許可人均有權(quán)使用相關(guān)商標，在先被許可人無權(quán)要求在后的善意第三人停止使用或停止侵權(quán)，否則將有違“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本義和制度價值。

       2.善意第三人已經(jīng)進行備案時的處理

       如果在后的善意第三人簽訂使用許可合同后，商標權(quán)人進行了商標使用許可的備案，根據(jù)“已經(jīng)備案可以對抗”的原則，善意第三人獲得的使用許可權(quán)具有了對抗其他人的效力，是效力完滿的權(quán)利，其可以要求在先的被許可人停止使用相關(guān)商標。此時，在先被許可人并不構(gòu)成侵權(quán)，無需承擔(dān)停止侵權(quán)甚至賠償損失的民事責(zé)任，僅需負擔(dān)停止繼續(xù)使用相關(guān)商標的義務(wù)。需要注意的是，在認定第三人是否善意時間點的把握上，在先被許可人不得對抗的善意第三人與在后善意第三人經(jīng)過備案進而對抗在先被許可人的時間點有所不同。就前者而言，只要在后的被許可人與商標權(quán)人在簽訂商標使用許可合同時是善意的，就可以滿足善意第三人的要件；就后者而言，在后被許可人要獲得對抗在先被許可人的效力必須滿足，在向商標局進行備案時是善意的。否則，在后被許可人在簽訂合同后，如果已經(jīng)知道存在在先許可的事實，而搶先進行了備案，或者在發(fā)生爭議后，在后被許可人搶先進行備案，此時其獲得的備案不能對抗在先被許可人，不能要求在先被許可人停止使用。

（作者單位：上海市第二中級人民法院）